Durchfuhr als rechtserhaltende Markennutzung?

Für die rechts­er­hal­ten­de Benut­zung einer Mar­ke im Inland reicht die rei­ne Durch­fuhr im Aus­land gekenn­zeich­ne­ter Ware durch Deutsch­land nicht aus. Dies gilt auch für eine inter­na­tio­nal regis­trier­te Mar­ke.

Durchfuhr als rechtserhaltende Markennutzung?

Einer IR-Mar­ke wird auf Antrag wegen Ver­falls der Schutz ent­zo­gen, wenn die Mar­ke inner­halb eines unun­ter­bro­che­nen Zeit­raums von fünf Jah­ren nach einem der in § 115 Abs. 2 Mar­kenG genann­ten Stich­ta­ge nicht gemäß § 26 Mar­kenG benutzt wor­den ist.

Eine rechts­er­hal­ten­de Benut­zung im Sin­ne von § 26 Abs. 1 Mar­kenG setzt vor­aus, dass die Mar­ke ent­spre­chend ihrer Haupt­funk­ti­on, die Ursprungs­iden­ti­tät der Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu garan­tie­ren, für die sie geschützt ist, ver­wen­det wird, um für die­se Pro­duk­te einen Absatz­markt zu erschlie­ßen oder zu sichern1. Ob die Mar­ke ernst­haft im Inland benutzt wor­den ist, ist anhand sämt­li­cher Tat­sa­chen und Umstän­de zu beur­tei­len, durch die die wirt­schaft­li­che Ver­wer­tung der Mar­ke im Geschäfts­ver­kehr belegt wer­den kann. Dazu rech­nen der Umfang und die Häu­fig­keit der Benut­zung der Mar­ke. Die Fra­ge, ob eine Benut­zung men­gen­mä­ßig hin­rei­chend ist, um Markt­an­tei­le für die durch die Mar­ke geschütz­ten Waren oder Dienst­leis­tun­gen zu behal­ten oder hin­zu­zu­ge­win­nen, hängt somit von meh­re­ren Fak­to­ren und einer Ein­zel­fall­be­ur­tei­lung ab2. Dabei müs­sen die Benut­zungs­hand­lun­gen einen Inlands­be­zug auf­wei­sen3. Für inter­na­tio­nal regis­trier­te Mar­ken gel­ten kei­ne ande­ren Maß­stä­be4.

Gemäß § 26 Abs. 1 Mar­kenG muss die Mar­ke im Inland ernst­haft benutzt wor­den sein. Nach der Vor­schrift des § 26 Abs. 4 Mar­kenG gilt als Benut­zung im Inland auch das Anbrin­gen der Mar­ke auf Waren oder deren Auf­ma­chung oder Ver­pa­ckung im Inland, wenn die Waren aus­schließ­lich für die Aus­fuhr bestimmt sind. Dies ent­spricht Art. 10 Abs. 1 Unter­abs. 2 Buchst. b Mar­ken­RL. Danach gilt als Benut­zung das Anbrin­gen der Mar­ke auf Waren oder deren Auf­ma­chung in dem betref­fen­den Mit­glied­staat aus­schließ­lich für den Export. Sons­ti­ge Ver­wen­dungs­for­men erfül­len den Tat­be­stand des § 26 Abs. 4 Mar­kenG nicht5. Des­halb reicht es nicht aus, wenn die Export­wa­re nicht im Inland, son­dern im Aus­land gekenn­zeich­net wor­den ist, nach Deutsch­land trans­por­tiert und von dort ohne wei­te­ren Inlands­be­zug expor­tiert wird. Eine Durch­fuhr mit der Mar­ke gekenn­zeich­ne­ter Waren allein begrün­det kei­nen Inlands­be­zug.

Dies führt auch nicht zu einem Wer­tungs­wi­der­spruch zu § 14 Abs. 3 Nr. 4 Mar­kenG, da ein Drit­ter eine mit der Streit­mar­ke iden­ti­sche Mar­ke im Inland ein­tra­gen und gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 4 Mar­kenG die Benut­zung der Export­mar­ke unter­sa­gen las­sen könn­te6.

Wer­den Waren, die mit einer im Inland geschütz­ten Mar­ke ver­se­hen sind, im Zoll­ver­schluss­ver­fah­ren durch Deutsch­land trans­por­tiert, kann der Mar­ken­in­ha­ber dage­gen nur vor­ge­hen, wenn — bei­spiels­wei­se durch Ver­kaufs­an­ge­bo­te — ein Inver­kehr­brin­gen der Waren im Inland oder — im Fal­le einer Gemein­schafts­mar­ke — in der Euro­päi­schen Uni­on droht. Die blo­ße Gefahr, dass die Waren nicht an ihrem Ziel­ort ankom­men und even­tu­ell im Durch­fuhr­mit­glied­staat Deutsch­land unbe­fugt in den Ver­kehr gebracht wer­den, reicht nicht für die Annah­me aus, dass wesent­li­che Funk­tio­nen der Mar­ke in Deutsch­land beein­träch­tigt wer­den7. Es ist inso­weit uner­heb­lich, ob die durch Deutsch­land durch­ge­führ­ten Waren für einen Mit­glied­staat der Euro­päi­schen Uni­on oder einen Dritt­staat bestimmt sind und ob in dem Bestim­mungs­staat Mar­ken­schutz besteht oder nicht8.

Eine rei­ne Durch­fuhr durch Deutsch­land kann daher im Zoll­ver­schluss­ver­fah­ren erfol­gen, ohne dass der­je­ni­ge, der die Durch­fuhr ver­an­lasst, auf Mar­ken­schutz im Inland ange­wie­sen ist. Nur im zoll­recht­lich frei­en Ver­kehr besteht die Gefahr, dass aus einer Mar­ke gegen den­je­ni­gen vor­ge­gan­gen wer­den kann, der Waren mit iden­ti­schen oder ähn­li­chen Kenn­zei­chen ins Inland ein- und aus­führt. Dies recht­fer­tigt aber kei­ne Gleich­stel­lung der rechts­er­hal­ten­den Benut­zung mit dem Tat­be­stand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 Mar­kenG. Dafür spricht die Ziel­set­zung des Benut­zungs­zwangs, die Gesamt­zahl der geschütz­ten Mar­ken und damit die Zahl mög­li­cher Kon­flik­te zwi­schen Mar­ken gering zu hal­ten9. Die­ses Ziel wür­de durch eine weit­ge­hen­de Par­al­le­li­tät von rechts­ver­let­zen­der und rechts­er­hal­ten­der Benut­zung ver­fehlt. Für eine Aus­rich­tung der rechts­er­hal­ten­den Benut­zung am Tat­be­stand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 Mar­kenG besteht danach kein Anlass.

Bun­des­ge­richts­hof, Urteil vom 27. Novem­ber 2014 — I ZR 9113 — Ober­lan­des­ge­richt Mün­chen

  1. vgl. EuGH, Urteil vom 11.03.2003 C40/​01, Slg. 2003, I2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 Ansul/​Ajax; Urteil vom 15.01.2009 C495/​07, Slg. 2009, I137 = GRUR 2009, 410 Rn. 18 Silberquelle/​Maselli; BGH, Urteil vom 09.06.2011 — I ZR 4110, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 Wer­be­ge­schen­ke, mwN; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 — Ori­on []
  2. vgl. EuGH, Urteil vom 13.09.2007 C234/​06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 72 f. Il Pon­te Finanziaria/​HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 31.05.2012 — I ZR 13510, GRUR 2012, 832 Rn. 49 = WRP 2012, 940 ZAPPA []
  3. vgl. BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 13 Ori­on; Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 26 Rn. 221; Lan­ge, Mar­ken- und Kenn­zei­chen­recht, 2. Aufl. Rn. 1247; Schalk in Büscher/​Dittmer/​Schiwy, Gewerb­li­cher Rechts­schutz Urhe­ber­recht Medi­en­recht, 3. Aufl., § 26 Mar­kenG Rn. 68; zur Not­wen­dig­keit der Benut­zung einer Gemein­schafts­mar­ke in der Euro­päi­schen Uni­on EuGH, Urteil vom 19.12 2012 C149/​11, GRUR 2013, 182 Rn. 38 Leno Merken/​Hagelkruis [ONEL/​OMEL] []
  4. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 26 Rn. 175; Schalk in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 26 Mar­kenG Rn. 68 []
  5. vgl. Strö­be­le in Ströbele/​Hacker aaO § 26 Rn. 238; Schalk in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 26 Mar­kenG Rn. 70 []
  6. Ingerl/​Rohnke, Mar­kenG, 3. Aufl., § 26 Rn.202; Sack, Fest­schrift Piper 1996, 603, 612 f., 614 ff. []
  7. EuGH, Urteil vom 23.10.2003 C115/​02, Slg. 2003, I12705 = GRUR Int.2004, 39 Rn. 27 Rio­g­lass; EuGH, Urteil vom 09.11.2006 C281/​05, Slg. 2006, I10881 = GRUR 2007, 146 Rn. 23 ff. — Mon­tex Holdings/​Diesel; EuGH, GRUR Int.2012, 134 Rn. 55 ff. — Phil­ips und Nokia; BGH, Urteil vom 21.03.2007 — I ZR 24602, GRUR 2007, 876 Rn. 18 = WRP 2007, 1185 — DIESEL II; BGH, Urteil vom 21.03.2007 — I ZR 6604, GRUR 2007, 875 Rn. 12 = WRP 2007, 1184 — Durch­fuhr von Ori­gi­nal­wa­re; BGH, Urteil vom 25.04.2012 — I ZR 23510, GRUR 2012, 1263 Rn. 30 = WRP 2012, 1530 Cli­ni­que hap­py []
  8. vgl. BGH, GRUR 2007, 876 Rn. 18 — DIESEL II; BGH, GRUR 2007, 875 Rn. 12 — Durch­fuhr von Ori­gi­nal­wa­re; BGH, GRUR 2012, 1263 Rn. 30 — Cli­ni­que hap­py; Büscher in Büscher/​Dittmer/​Schiwy aaO § 14 Mar­kenG Rn. 578 ff.; Hacker in Ströbele/​Hacker aaO § 14 Rn. 182 ff. []
  9. dazu Erwä­gungs­grund 9 der Mar­ken­rechts­richt­li­nie []