Markenverletzung bei der Durchfuhr von Waren

Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die im Ausland mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet worden sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt keine Verletzung der Marke dar. Dies gilt unabhängig davon, ob die durch Deutschland durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob im Bestimmungsland Markenschutz besteht oder nicht1.

Markenverletzung bei der Durchfuhr von Waren

Ist die Marke, mit der die durch Deutschland durchgeführte Ware gekennzeichnet ist, im Bestimmungsland geschützt, kann in der Durchfuhr kein im Inland begangener Teilakt einer das ausländische Schutzrecht beeinträchtigenden unerlaubten Handlung im Sinne des § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB gesehen werden. Dem steht der völkerrechtlich und unionsrechtlich anerkannte Grundsatz der Territorialität entgegen, wonach nationale Immaterialgüterrechte nur einen auf das staatliche Territorium begrenzten Schutz genießen2.

Besteht im Bestimmungsland Markenschutz, kommen gegen den mit der Durchfuhr durch Deutschland und der Einfuhr in das Bestimmungsland beauftragten Spediteur gerichtete Ansprüche auf Unterlassung der Einfuhr und des Inverkehrbringens von markenverletzend gekennzeichneten Waren in Betracht, die unmittelbar auf das Markenrecht des Bestimmungslandes gestützt sind. Dies setzt voraus, dass nach dem Recht des Bestimmungslandes gegen den Spediteur ein vorbeugender Unterlassungsanspruch auf Untersagung der Einfuhr und des Inverkehrbringens besteht.

Allerdings hat der Bundesgerichtshof unter der Geltung des Warenzeichengesetzes angenommen, dass dann, wenn die Beförderung zu einer Verletzung eines im Bestimmungsland geschützten Zeichens führt, in der Durchfuhr ein im Inland begangener Teilakt einer Beeinträchtigung des ausländischen Schutzrechts gesehen werden kann, der als unlauterer Wettbewerb sowie als unlautere Handlung im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB im Inland verfolgt werden kann3.

An dieser Rechtsprechung, auf die der Bundesgerichtshof bereits in der Entscheidung „Durchfuhr von Originalware“4 nicht mehr zurückgekommen ist, wird nicht festgehalten.

Rom-II-Verordnung

Da es im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Streitfall um einen Sachverhalt mit Auslandsberührung geht, dem eine vor dem 11.01.2009 vorgenommene Handlung der Beklagten zugrunde liegt, findet die Rom-II-Verordnung noch keine Anwendung (vgl. Art. 31 f. Rom-II-VO)). Für die kollisionsrechtliche Prüfung ist vielmehr Art. 40 Abs. 1 Satz 1 EGBGB maßgeblich. Danach unterliegen Ansprüche aus unerlaubter Handlung dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat oder – bei der Annahme eines Unterlassungsdelikts – hätte handeln müssen5. Im vorliegenden Streitfall liegt der Handlungsort in Deutschland. Das Berufungsgericht hat das pflichtwidrige Verhalten der Beklagten darin gesehen, dass sie den objektiv markenrechtswidrigen Besitz zu Gunsten des russischen Käufers und Importeurs aufrechterhalten habe, obwohl sie von der Klägerin auf den Umstand der Markenfälschung aufmerksam gemacht worden sei. Es ist mithin von einer in Deutschland verletzten Handlungspflicht ausgegangen. Nichts anderes ergibt sich, wenn man die maßgebende Handlung im (drohenden) Transport durch Deutschland sähe6.

Deutsches Deliktsrecht und russisches Markenrecht

Allerdings ist auf die beanstandete Handlung deutsches Deliktsrecht anzuwenden.

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich jedoch nicht auf § 823 BGB stützen, weil diese Vorschrift russische Markenrechte nicht schützt.

Das Deliktsstatut bestimmt über die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer unerlaubten Handlung7 und damit auch über die geschützten Rechtsgüter((Erman/Hohloch, BGB, 13. Aufl., Art. 40 EGBGB Rn. 41)). Russisches Markenrecht kommt als Schutzgesetz nach § 823 Abs. 2 BGB nicht in Betracht. Unter den Begriff des Gesetzes im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches fallen allein nationale sowie solche internationalen Rechtsnormen, die für den Bürger unmittelbar im Inland gelten (Art. 2 EGBGB)8. Diese Voraussetzungen erfüllt das russische Markenrecht nicht. Für nationale Immaterialgüterrechte gilt der völkerrechtlich und unionsrechtlich anerkannte Grundsatz der Territorialität, wonach diese Rechte einen auf das staatliche Territorium begrenzten Schutz genießen und nur im Inland vorgenommene Handlungen geahndet werden können9. Ausländische Marken können daher nur aufgrund von – im Streitfall nicht ersichtlichen – Sonderregelungen oder zwischenstaatlicher Anerkennung in Deutschland Schutz genießen10 und kommen deshalb weder als Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB noch als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB in Betracht11.

Der Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit des Markeninhabers erfordert keine abweichende Beurteilung. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Streitfall dadurch gekennzeichnet ist, dass im Bestimmungsstaat der beanstandeten Warenlieferung nach den Feststellungen des Berufungsgerichts Markenschutz besteht. Das Bedürfnis an einem Rechtsschutz bereits im Transitstaat ist für die Markeninhaberin mithin geringer als bei einer Durchfuhr in schutzrechtsfreie Bestimmungsländer, bei der ein Schutz nach dem Deliktsrecht des Transitstaates von vornherein ausscheidet. Hinzu kommt, dass den Interessen des Schutzrechtsinhabers bei einem Transit in einen Bestimmungsstaat, in dem gewerbliche Schutzrechte bestehen, auch durch eine Zusammenarbeit der Zollbehörden Rechnung getragen werden kann12.

Auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen rechtfertigen sich die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung auch nicht unmittelbar aus russischem Markenrecht.

Territorialitätsgrundsatz im Markenrecht

Aus dem Territorialitätsgrundsatz folgt, dass das nationale Immaterialgüterrecht nur die Handlungen mit Sanktionen belegen kann, die im Hoheitsgebiet des betreffenden Staates vorgenommen worden sind13. Daher wird eine bloße Vorbereitungshandlung wie der Transport durch das Transitland vom Recht des Bestimmungsstaates nicht erfasst14.

Etwas anderes kann jedoch im Hinblick auf die vom Unterlassungsantrag der Klägerin erfasste Einfuhr von mit den Klagemarken gekennzeichneten Parfüms nach Russland sowie auf ein Inverkehrbringen solcher Waren in Russland gelten. Diese Handlungen betreffen ein Verhalten innerhalb des russischen Territoriums und kommen daher als Verletzungshandlungen nach russischem Markenrecht in Betracht.

Die Durchfuhr als Markenverletzung

Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke versehen sind, stellt als solche keine Benutzungshandlung im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG, Art. 5 MarkenRL, Art. 9 GMV und damit keine Markenverletzung dar.

Werden Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke versehen sind, im Zollverschlussverfahren durch Deutschland transportiert, kann der Markeninhaber dagegen nur vorgehen, wenn – beispielsweise durch Verkaufsangebote – ein Inverkehrbringen der Waren im Inland oder – im Falle einer Gemeinschaftsmarke – in der Union droht. Die bloße Gefahr, dass die Waren nicht an ihrem Zielort ankommen und eventuell im Durchfuhrmitgliedstaat Deutschland unbefugt in den Verkehr gebracht werden, reicht nicht für die Annahme aus, dass wesentliche Funktionen der Marke in Deutschland beeinträchtigt werden15. Es ist insoweit unerheblich, ob die durch Deutschland durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob in dem Bestimmungsstaat Markenschutz besteht oder nicht16.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. April 2012 – I ZR 235/10

  1. im Anschluss an BGH, GRUR 2007, 875 – Durchfuhr von Originalware und BGH, GRUR 2007, 876 – DIESEL II
  2. Aufgabe von BGH, GRUR 1957, 352, 353 – Taeschner/Pertussin II; GRUR 1958, 189, 197 Zeiß
  3. BGH, Urteil vom 15.01.1957 – I ZR 56/55, GRUR 1957, 352, 353 – Taeschner/Pertussin II; Urteil vom 24.07.1957 – I ZR 21/56, GRUR 1958, 189, 197 – Zeiß
  4. BGH, Urteil vom 21.03.2007 – I ZR 66/04, GRUR 2007, 875 = WRP 2007, 1184
  5. vgl. Palandt/Thorn, BGB, 71. Aufl., (IPR) EGBGB Art. 40 Rn. 4
  6. so BGH, GRUR 1957, 352, 353 – Taeschner/Pertussin II; GRUR 1958, 189, 197 – Zeiß
  7. vgl. MünchKomm-BGB/Junker, 5. Aufl., Art. 40 EGBGB Rn. 99
  8. vgl. Bamberger/Roth/Spindler, BGB, 3. Aufl., § 823 Rn. 147; Palandt/Sprau aaO § 823 Rn. 56a; MünchKomm-BGB/Wagner aaO § 823 Rn. 336
  9. EuGH, Urteil vom 22.06.1994 – C-9/93, Slg. 1994, I-2789 = GRUR Int.1994, 614 Rn. 22 – Ideal Standard II; Urteil vom 14.07.2005 – C-192/04, Slg. 2005, I-7199 = GRUR 2006, 50 Rn. 46 – Lagardère; BGH, Urteil vom 22.01.1964 – Ib ZR 92/62, BGHZ 41, 84, 87 – Maja; Urteil vom 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME; Urteil vom 24.03.2011 – I ZR 211/08, GRUR 2011, 1112 Rn. 22 = WRP 2011, 1621 – Schreibgeräte; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 Rn. 67
  10. Ingerl/Rohnke; MarkenG, 3. Aufl., Einl. Rn. 15; Erman/Hohloch aaO Art. 40 EGBGB Rn. 46
  11. vgl. Katzenberger, ZHR 131 (1968), 174, 177 f.; Leitzen, GRUR 2006, 89, 95; im Ergebnis ebenso Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 164; ders., MarkenR 2009, 7, 9
  12. vgl. EuGH, Urteil vom 01.12.2011 – C-446/09, C-495/09, GRUR Int.2012, 134 Rn. 65 – Philips und Nokia
  13. EuGH, GRUR Int.1994, 614 Rn. 22 – Ideal Standard II; GRUR 2006, 50 Rn. 46 – Lagardère; BGH, GRUR 2005, 431, 432 – HOTEL MARITIME
  14. Leitzen, GRUR 2006, 89, 95; vgl. auch Heinze/Heinze, GRUR 2007, 740, 746
  15. EuGH, Urteil vom 09.11.2006 – C-281/05, Slg. 2006, I-10881 = GRUR 2007, 146 Rn. 23 ff. – Montex Holdings/Diesel; EuGH, GRUR Int.2012, 134 Rn. 55 ff. – Philips und Nokia; BGH, Urteil vom 21.03.2007 – I ZR 246/02, GRUR 2007, 876 Rn. 18 = WRP 2007, 1185 – DIESEL II; BGH, GRUR 2007, 875 Rn. 12 – Durchfuhr von Originalware
  16. vgl. BGH, GRUR 2007, 876 Rn. 18 – DIESEL II; BGH GRUR 2007, 875 Rn. 12 – Durchfuhr von Originalware; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 Rn. 581; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rn. 164; ders. in MarkenR 2009, 7, 9; Leitzen, GRUR 2006, 89, 94